Domande poste frequentemente sul PCT

  • Quali sono i vantaggi, di tempo ed economici, di usare il PCT per estendere il proprio brevetto e modello di utilità al di fuori dell’Italia?

    Il vantaggio principale di effettuare il deposito di una domanda internazionale in base al trattato PCT è quello di riservarsi il diritto di proseguire le pratiche di brevettazione in qualsiasi nazione o gruppo di nazioni aderenti al trattato, posticipando la scelta e quindi le spese relative fino a 30 o 31 mesi  dalla data del deposito della domanda iniziale, sia che si tratti di una domanda nazionale italiana che di una domanda PCT. Si ha così la possibilità di avere due anni e mezzo di tempo per valutare se l’invenzione abbia sufficienti prospettive di commercializzazione tali da giustificare gli investimenti relativi, avendo nel frattempo a disposizione il risultato della ricerca internazionale con il relativo parere di brevettabilità, eseguiti da una organizzazione internazionale ufficiale.

    Si deve tener presente che nel costo del deposito PCT (il cui importo non è in alcun caso rimborsabile, nemmeno in caso di abbandono della pratica) è compresa la ricerca internazionale con il relativo parere scritto di brevettabilità e la pubblicazione a stampa della domanda allo scadere dei 18 mesi di segretezza.

    Il rapporto di ricerca, il parere scritto e la pubblicazione vengono inviati dall’ufficio internazionale, senza ulteriori costi per il richiedente, agli uffici governativi di tutte le nazioni aderenti al PCT.

  • Quante sono le nazioni aderenti al PCT?

    Attualmente fanno parte del PCT (Patent Cooperation Treaty, Trattato di Cooperazione Brevettuale) accordo multinazionale gestito dall’OMPI (WIPO nella versione inglese) Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, agenzia delle Nazioni Unite, le seguenti 142 nazioni:

    STATI MEMBRI DEL PCT

    Albania AL

    Algeria DZ

    Angola AO

    Antigua e Barbuda AG

    Armenia AM

    Australia AU

    Austria AT

    Azerbaijan AZ

    Bahrain BH

    Barbados BB

    Belgio BE

    Belize BZ

    Benin BJ

    Bielorussia BY

    Bosnia e Herzegovina BA

    Botswana BW

    Brasile BR

    Bulgaria BG

    Burkina Faso BF

    Camerun CM

    Canada CA

    Ciad TD

    Cile CL

    Cina CN

    Cipro CY

    Colombia CO

    Comore KM

    Congo CG

    Costa d’Avorio CI

    Costa Rica CR

    Croazia HR

    Cuba CU

    Danimarca DK

    Dominica DM

    Egitto EG

    El Salvador SV

    Emirati Arabi AE

    Equador EC

    Estonia EE

    Federazione Russa RU

    Filippine PH

    Finlandia FI

    Francia FR

    Gabon GA

    Gambia GM

    Georgia GE

    Germania DE.

    Ghana GH.

    Giappone JP

    Gran Bretagna GB

    Grecia GR

    Grenada GD

    Guatemala GT

    Guinea Equatoriale GQ

    Guinea GN

    Guinea-Bissau GW

    Honduras HN

    India IN

    Indonesia ID

    Irlanda IE

    Islanda IS

    Israele IL

    Italia IT

    Kazakistan KZ

    Kenya KE

    Kyrgyzstan KG

    Laos LA

    Lesotho LS

    Lettonia LV

    Liberia LR

    Libia LY

    Liechtenstein LI

    Lituania LT

    Lussemburgo LU

    Macedonia MK

    Madagascar MG

    Malawi MW

    Malaysia MY

    Mali ML

    Malta MT

    Marocco MA

    Mauritania MR

    Messico MX

    Moldavia MD

    Monaco MC

    Mongolia MN

    Montenegro ME

    Mozambico MZ

    Namibia NA

    Nicaragua NI

    Niger NE

    Nigeria NG

    Norvegia NO

    Nuova Zelanda NZ

    Olanda NL

    Oman OM

    Papua Nuova Guinea PG

    Peru PE

    Polonia PL

    Portogallo PT

    Repubblica Ceca CZ

    Repubblica Centrafricana CF

    Repubblica di Corea KR

    Repubblica Domenicana DO

    Repubblica Popolare Democratica di Corea KP

    Romania RO

    Saint Kitts e Nevis KN

    Saint Lucia LC

    Saint Vincent e Grenadine VC

    San Marino SM

    Sao Tome e Principe ST

    Senegal SN

    Serbia RS

    Seychelles SC

    Sierra Leone SL

    Singapore SG

    Siria SY

    Slovacchia SK

    Slovenia SI

    Spagna ES

    Sri Lanka LK

    Stati Uniti d’America US

    Sud Africa ZA

    Sudan SD

    Svezia SE

    Svizzera CH

    Swaziland SZ

    Tagikistan TJ

    Tailandia TH

    Tanzania TZ

    Togo TG

    Trinidad e Tobago TT

    Tunisia TN

    Turchia TR

    Turkmenistan TM

    Ucraina UA

    Uganda UG

    Ungheria HU

    Uzbekistan UZ

    Viet Nam VN

    Zambia ZM

    Zimbabwe ZW

  • In quali casi è più conveniente seguire la strada del deposito individuale in singole nazioni o gruppi di nazioni?

    Questa strada è più conveniente solo quando i titolari abbiamo in previsione di effettuare operazioni commerciali in un numero limitato di nazioni, per esempio nella Unione Europea, dove si può ottenere la protezione in tutti gli stati membri (od in alcuni di essi a scelta) mediante il brevetto europeo, oppure in poche nazioni, generalmente non più di tre, poiché per un numero maggiore di nazioni i costi diventano superiori.

    Da tener conto anche che effettuando depositi individuali stato per stato vi è una notevole possibilità che l’esame effettuato in ciascun stato porti all’ottenimento di brevetti aventi una portata di protezione diversa, con il rischio che un prodotto concorrente venga ritenuto violazione dell’esclusiva brevettuale in uno stato ed invece perfettamente lecito in un altro stato.

  • In quali casi è preferibile depositare direttamente una domanda PCT senza il deposito iniziale di una domanda di brevetto nazionale italiano?

    Il deposito diretto di una domanda PCT iniziale senza effettuare il deposito originario in Italia è consigliabile solo se il prodotto relativo sia già in fase avanzata di realizzazione o vicino alla commercializzazione. Infatti una volta depositata la domanda PCT, la sua descrizione e/o gli eventuali disegni non sono più modificabili e/o integrabili se non negli aspetti puramente formali, per esempio per correggere errori o mancanza di chiarezza, mentre non è possibile aggiungere parti che riguardino migliorie o perfezionamenti apportati al prodotto in data successiva al deposito.

    Poiché l’esperienza insegna che in fase di realizzazione del prodotto molto spesso vi vengono apportati perfezionamenti sostanziali, è generalmente preferibile depositare inizialmente una domanda di brevetto nazionale italiano ed utilizzare i primi 12 mesi (il cosiddetto anno di priorità) per portare il prodotto in fase avanzata di realizzazione e quindi avere la possibilità di riformulare la descrizione, i disegni e le rivendicazioni per il deposito della domanda internazionale PCT.

    Ovviamente bisogna tener presente che questi 12 mesi di priorità vanno sottratti dai 30 mesi complessivi per fare la scelta definitiva degli stati ove proseguire le pratiche di brevettazione.

    Si deve anche notare che al momento di entrare nelle fasi nazionali e/o regionali si può invece aggiungere commenti sui brevetti anteriori citati nel rapporto di ricerca e modificare le rivendicazioni per differenziarle da tali anteriorità.

  • Cosa è necessario e/o utile fare nei 30 mesi intercorrenti tra la data iniziale di priorità o deposito e il momento in cui si deve entrare nelle fasi nazionali e/o regionali?

    Nel periodo di 30 mesi intercorrente tra il deposito iniziale ed il momento in cui si deve decidere in quali nazioni proseguire le pratiche, cioè effettuare l’entrata nelle fasi nazionali e/o regionali, bisogna distinguere i due casi, cioè se si è eseguito oppure no il deposito originario in Italia oppure si è depositata direttamente la domanda PCT. Nel primo caso si possono utilizzare i primi 12 mesi per mettere a punto l’invenzione (vedere la Q4).

    Il periodo successivo di 18 mesi può essere utilizzato per iniziare la commercializzazione del prodotto e contemporaneamente studiare accuratamente gli eventuali brevetti anteriori che il rapporto di ricerca ha considerato interferenti con l’invenzione e preparare le argomentazioni che verranno sottoposte agli esaminatori governativi per dimostrare le differenze rispetto alle anteriorità citate nel rapporto di ricerca, modificando le rivendicazioni in modo corrispondente per evitare l’interferenza con le caratteristiche illustrate in detti brevetti anteriori.

    Nell’avviare la commercializzazione del prodotto e stipulare contratti di distribuzione o licenze di fabbricazione con aziende estere, così come nel commissionare la produzione a terzi del proprio prodotto, sarà bene inserire sempre clausole di rispetto del proprio brevetto, anche se ancora allo stato di domanda, nonché di riservatezza delle informazioni tecniche e/o commerciali che il titolare fornirà loro.

  • Quali formalità e quali costi sono da affrontare all’entrata nelle fasi nazionali e/o regionali?

    L’entrata nelle fasi nazionali e/o regionali equivale al passaggio dalla fase internazionale del PCT, nella quale si esegue un deposito ed una ricerca di novità centralizzata, alla fase in cui ogni nazione o gruppo di nazione effettua il proprio esame di merito, detto anche esame sostanziale, ove gli esaminatori governativi esaminano il risultato della ricerca di novità con relativo parere preliminare, discutono in contraddittorio con i consulenti locali ai quali viene affidata la difesa degli interessi dei titolari, durante il quale si cercherà di arrivare ad una formulazione accettabile delle rivendicazioni, ed infine emetteranno la decisione di concessione del brevetto od il suo rigetto (con possibilità di appello). Le formalità da eseguire sono in genere molto semplici, si tratta di firmare qualche modulo, per esempio di designazione dell’inventore o di nomina dei consulenti locali che verranno incaricati di eseguire la pratica. I costi sono di solito equivalenti al deposito di un brevetto nazionale della nazione prescelta, esclusi i costi di ricerca e pubblicazione già sostenuti nella fase internazionale.

    Bisogna tener presente che nelle nazioni non di lingua inglese occorre sostenere i costi della traduzione nella lingua locale, spesso abbastanza rilevanti per esempio in Cina, Corea e Giappone.

  • Una volta entrati nelle fasi nazionali e/o regionali quali sono i tempi e/o costi per arrivare alla concessione dei relativi brevetti?

    Tempi e costi sono ovviamente variabili. In generale si può dire che nelle nazioni più gettonate, come Ufficio Brevetti Europeo, USA, Cina, India, Giappone, Corea, il gran numero di domande presentate condiziona i tempi dell’esame. In ciascuno di questi uffici, l’esame comporta di solito da due a quattro-cinque anni di tempo per arrivare alla decisione, con due o tre scambi di comunicazioni tra esaminatori e consulenti. Ogni scambio di comunicazioni o nel caso di invenzioni particolarmente complesse o se sia necessario chiedere una discussione orale del caso con gli esaminatori, comporta un ulteriore spesa.

    Nelle nazioni in via di sviluppo o nazioni note per le lentezze burocratiche, anche se l’esame delle domande è pressoché formale ed il numero delle domande è molto inferiore, i tempi sono in generale ancora più lunghi, tranne alcune rare eccezioni. In ogni caso se l’esame si conclude favorevolmente, vi è da pagare una tassa finale di rilascio di importo notevolmente variabile da stato a stato.

    Dopo la concessione, ed in molte nazioni anche durante la fase di esame, si devono pagare delle tasse annuali per il mantenimento in vigore del proprio brevetto. Il concetto, comune in tutto il mondo, è che se il titolare tiene in vita il brevetto per lunghi anni, significa che ne ricava un vantaggio economico consistente. Infine, per quanto riguarda i tempi, vi sono alcune nazioni anomale. Per esempio in Russia e Sud Africa la concessione del brevetto è molto rapida, mentre in Canada, Australia, Nuova Zelanda si preferisce attendere l’esito dell’esame statunitense e/o europeo prima di emettere una decisione.

  • Una volta ottenuto il brevetto europeo, quali sono le formalità e/o i costi per convalidarlo nelle singole nazioni aderenti prescelte?

    Come è noto alla maggior parte degli utenti del sistema, il brevetto europeo una volta concesso equivale ad un fascio di brevetti nazionali in ciascuno stato membro della Convenzione sul Brevetto Europeo che comprende i seguenti stati:

    STATI CONTRAENTI DEL BREVETTO EUROPEO

    Belgio BE San Marino SM

    Germania DE Albania AL

    Francia FR Macedonia MK

    Lussemburgo LU Norvegia NO

    Olanda NL Croazia HR

    Svizzera CH Malta MT

    Gran Bretagna GB Lettonia LV

    Svezia SE Lituania LT

    Italia IT Islanda IS

    Austria AT Polonia PL

    Liechtenstein LI Romania RO

    Grecia GR Ungheria HU

    Spagna ES Slovenia SI

    Danimarca DK Slovacchia SK

    Monaco MC Estonia EE

    Portogallo PT Repubblica Ceca CZ

    Irlanda IE Bulgaria BG

    Finlandia FI Turchia TR

    Cipro CY

    A questo punto, entro tre mesi dalla data di concessione, il titolare per rendere effettivo il suo diritto esclusivo, deve convalidare il suo brevetto europeo negli stati da lui liberamente prescelti, eleggendo domicilio presso un consulente in ciascuno stato e/o depositando la traduzione del testo del brevetto europeo nella lingua nazionale di quello stato.

    Tuttavia da qualche anno è entrata in vigore una ulteriore convenzione stipulata a Londra da un certo numero di stati membri, nei quali non è più necessario depositare la traduzione del brevetto oppure è sufficiente depositare la traduzione delle sole rivendicazioni.

    La situazione attuale è la seguente, supponendo che il brevetto europeo concesso sia in lingua inglese, come di regola avviene per i brevetti depositati dal nostro studio.

    1) Stati che hanno totalmente abolito la necessità di traduzioni:
    Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Svizzera, Gran Bretagna, Irlanda

    2) Stati che richiedono la traduzione delle sole rivendicazioni nella loro lingua nazionale:

    Croazia, Danimarca, Islanda, Lettonia, Slovenia, Svezia, Olanda

    3) In tutti gli altri stati, che NON hanno aderito alla suddetta Convenzione di Londra, è necessario depositare la traduzione completa del brevetto europeo nella loro corrispondente lingua nazionale.

    Inoltre, come già evidenziato alla Q7, in ogni stato membro prescelto si deve pagare una tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto. I costi di convalida vanno da poche centinaia di euro per gli stati dei gruppi A e B ad una cifra oscillante tra 1000 e 2000 euro per ciascuno degli stati in cui è necessaria la traduzione del testo completo del brevetto.

  • Quali sono le possibilità di procedere contro eventuali contraffattori prima e/o dopo aver ottenuto la concessione del/dei brevetto/i?

    Una volta ottenuto e convalidato il brevetto europeo, od il brevetto nazionale in qualsiasi altra nazione al di fuori del brevetto europeo, è ovviamente possibile perseguire coloro che fabbricano, importano, vendono o comunque commercializzano i prodotti brevettati, secondo le procedure legali previste dalle leggi di ciascuno stato. In alcune nazioni ciò avviene per mezzo di tribunali specializzati in materia, in altri tramite i tribunali ordinari, in altre ancora tramite organi amministrativi appositi. Nel periodo intercorrente tra il deposito e la concessione del brevetto alcune nazioni prevedono che il titolare possa comunque agire contro i contraffattori, in altre si può soltanto diffidare il contraffattore per cui costui è consapevole che da quel momento verranno calcolati i danni da risarcire, quando il brevetto venisse successivamente concesso, in altre ancora nulla si può fare prima della concessione del brevetto.

    Quasi tutte le nazioni prevedono però che si possano chiedere provvedimenti cautelari di urgenza, come sequestro od inibitoria, senza dover attendere la sentenza di merito della causa. Infine è importante notare che il presunto contraffattore può difendersi chiedendo l’annullamento del brevetto, generalmente arguendo che l’invenzione era già nota o descritta in brevetti e/o pubblicazioni anteriori. In molte nazioni questa richiesta viene esaminata e decisa nel corso della stessa causa che il titolare ha presentato contro il contraffattore, in altre nazioni la richiesta viene esaminata da un altro tribunale, giudiziario od amministrativo, ed in questo caso in molte nazioni la causa di contraffazione viene sospesa finché non venga emessa la decisione sulla richiesta di annullamento, mentre in altre nazioni le due vertenze seguono percorsi indipendenti, per cui la causa di contraffazione prosegue pur in presenza di una contemporanea richiesta di annullamento del brevetto.