A partire da Aprile 1996 è entrato in vigore il regolamento sul cosiddetto Marchio Comunitario, Marchio dell’Unione Europea, a seguito della riforma intervenuta nel 2015, che, al pari del regolamento sul Modello Comunitario, permette di proteggere con una unica, nonché economicamente conveniente, registrazione il proprio marchio in tutti i 27 Paesi aderenti all’Unione Europea

In pratica la Convenzione copre tutta l’Europa occidentale e nord-orientale, ad eccezione dei due stati che non hanno aderito all’Unione, vale a dire Svizzera e Norvegia e la Gran Bretagna che è definitivamente uscita dall’Unione Europea in data 31.12.2020.

L’apposito Ufficio Dell’Unione Europea per il deposito, l’esame e la registrazione di tali marchi ha sede in Spagna, ad Alicante. La procedura di deposito è semplice, mentre l’esame sulla registrabilità della domanda richiede una profonda conoscenza sia della legge comunitaria sia delle varie leggi nazionali, dato che per essere registrabile un marchio non deve essere confondibile con tutti i marchi preesistenti nei singoli stati dell’Unione per prodotti o servizi uguali o affini, poiché basta l’opposizione motivata e giustificata del titolare di un certo marchio depositato anteriormente in una singola nazione dell’Unione per far respingere il deposito comunitario.

Una particolare cura deve quindi essere esercitata nel valutare le possibilità di successo di un deposito comunitario e il nostro ufficio conta diversi mandatari abilitati anche a svolgere le relative pratiche, inclusa naturalmente la possibilità di opporsi alle registrazioni di terzi.
Dunque, il marchio comunitario è senz’altro la forma di protezione più ampia, sicura e vantaggiosa per quei marchi che per novità e registrabilità non risultino in conflitto con diritti anteriori esistenti nei singoli paesi dell’Unione Europea.

Il marchio comunitario può anche servire di base per chiedere la registrazione del marchio internazionale negli Stati al di fuori dell’Unione Europea che aderiscono al Protocollo di Madrid.

Una volta depositato un marchio nazionale o un marchio dell’Unione Europea, si può effettuare la registrazione internazionale presso l‘OMPI di Ginevra (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, organismo dell’ONU noto anche con la corrispondente sigla inglese WIPO).
Con tale deposito unificato si può ottenere la protezione nelle oltre 100 nazioni attualmente aderenti al relativo accordo internazionale, più l’Unione Europea:

Tuttavia il richiedente può scegliere solo le nazioni di interesse per la propria attività, dato che il deposito prevede una tassa di base più una tassa per ogni nazione prescelta.

Dopo la registrazione del marchio, alcune nazioni si sono riservate il diritto di esaminare se risponda ai requisiti voluti dalla legge locale e di formulare delle obiezioni alle quali il titolare deve adeguarsi se vuole mantenere la protezione nella nazione che le ha sollevate.

Alcune altre nazioni danno la possibilità ai titolari dei marchi locali preesistenti che ritenessero il nuovo marchio internazionale confondibile con il proprio, di opporsi alla sua ammissione sul territorio della propria nazione; ovviamente è possibile presentare repliche agli oppositori se si hanno argomenti adatti a convincerli che i marchi possono coesistere e il nostro ufficio si rivolge a questo scopo a qualificati colleghi locali per offrire ai clienti le più ampie possibilità di successo.

L’Italia aderisce sia all’Accordo che al Protocollo di Madrid, cioè una revisione dell’accordo sulla registrazione internazionale dei marchi, cosa che permette di ottenere la protezione in qualsiasi nazione dell’elenco sopra riportato.

A parte il Marchio Dell’Unione Europea e il Marchio Internazionale, si può comunque decidere di richiedere la registrazione di un marchio nei singoli paesi.
La procedura singola diventa poi necessaria nei paesi al di fuori di tali convenzioni, nei quali il nostro ufficio incarica i migliori colleghi locali, scelti tra la nostra rete capillare di corrispondenti, frutto di decenni di proficua collaborazione reciproca.

L’esperienza e l’abilità dei consulenti è fondamentale nei vari stati esteri che effettuano l’esame del marchio e/o dove è prevista la possibilità di opposizione da parte dei titolari di marchi locali anteriori.

Tra le nazioni di maggiore importanza ove è necessario effettuare depositi individuali segnaliamo:
Canada, Thailandia, Taiwan, Malaysia, tutte le nazioni dell’America Latina, molte nazioni dell’Africa, e molte nazioni asiatiche.
Infine va considerato che in molte nazioni non è possibile chiedere con un unico deposito la protezione per prodotti o servizi compresi in classi merceologiche diverse, ma al contrario è necessario effettuare tanti depositi separati quante sono le classi merceologiche nelle quali si vuole ottenere la protezione.

Da tenere presente che alcune nazioni asiatiche adottano una classificazione locale molto più frazionata di quella in vigore negli altri stati (Classificazione Internazionale).

Per essere validi, i marchi non devono essere confondibili o associabili a marchi di terzi usati per prodotti o servizi simili. La ricerca preventiva alla registrazione è particolarmente importante per quei paesi, come l’Italia, in cui non è previsto alcun esame da parte della amministrazione preposta.

Considerando poi che l’adozione di un nuovo segno comporta notevolissimi impegni finanziari e di tempo per il suo studio grafico e la realizzazione di tutti i suoi mezzi di veicolazione, quali carta intestata o confezioni, la ricerca tra i marchi registrati da terzi assume un’importanza fondamentale, anche nel caso in cui non lo si voglia depositare, per evitare di incorrere nella contraffazione di diritti di terzi.

Il nostro ufficio effettua, direttamente o tramite le più note società specializzate, accurate ricerche computerizzate su banche dati italiane, comunitarie(inclusa la banca dati contenente i modelli comunitari, per la ovvia interrelazione tra due tipi di tutela riguardanti entrambi disegni o forme), internazionali e estere segnalando tutti i marchi, denominativi o loghi, già esistenti identici o simili a quello proposto dal cliente, nelle classi merceologiche prescelte, utilizzando la apposita Classificazione.

I tabulati vengono sempre accompagnati da un nostro parere. Naturalmente è possibile anche effettuare ricerche per rintracciare tutti i marchi depositati a nome di determinate persone, ditte, enti o società.
E’ inoltre possibile procedere a ricerche sull’uso di un marchio o di un nome di farmaco, sui nomi commerciali, nonché a ricerche riguardanti i nomi di dominio, in quanto anche questi ultimi, in quanto segni utilizzati in ambito commerciale per distinguere una certa attività, possono inficiare la novità di un altro segno.
Un altro importante servizio è la sorveglianza su un certo marchio, che può essere particolarmente interessante se il titolare di un marchio già depositato o già presente sul mercato vuole essere informato su tutti i depositi, successivi al proprio, di marchi che possono rappresentare un pericolo di concorrenza sleale, imitazione o contraffazione dei propri prodotti/servizi.

Questa sorveglianza può essere condotta non solo sui marchi aventi effetto in Italia, ma anche in qualsiasi altra nazione o perfino su scala mondiale. La segnalazione al cliente avviene ogni volta che viene rintracciato un marchio che presenta caratteristiche di conflittualità oppure con un rapporto periodico.
E’ inoltre possibile attivare servizi di sorveglianza relativi ai nuovi nomi di dominio, o al deposito di modelli comunitari.
E’ infine possibile ottenere la copia completa delle registrazioni di marchio esistenti in qualsiasi parte del mondo.

Internet è diventato sempre più un mezzo utile per la commercializzazione dei propri prodotti e servizi, e la registrazione di un proprio dominio Internet una vetrina in grado di raggiungere sempre più consumatori.

Con l’entrata in vigore del Codice Italiano per la Proprietà Industriale, i nomi a dominio sono stati esplicitamente riconosciuti come segni distintivi.

Il nostro ufficio cura anche la registrazione di siti Internet, anche con Top Level Domains nazionali esteri, incluse diverse nazioni asiatiche, ed eventualmente anche la loro configurazione 

Compliance-conformità alle leggi in materia di trattamento dei dati

Con l’entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/679  del 27 aprile 2016 ,il così detto GDPR , ed altre direttive connesse, una volta on line bisogna tenere in considerazioni di vari aspetti relativi alla privacy.

Il nostro studio è in grado di assistervi nel conformarvi a tali leggi indicando ,a secondo dell’utilizzo del Vostro sito internet ed ai cookie utilizzati ,quali siano le policy ,le informative ed i contratti necessari alla sua regolarizzazione ed ad evitare di incorrere in sanzioni anche pesanti.

CONTRATTI E LICENZE, TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI

Se un qualsiasi diritto di proprietà industriale si dimostra interessante economicamente, spesso diventa oggetto di un contratto di sfruttamento o di vendita o di licenza.

L’organizzazione tecnico-legale del nostro studio è in grado di assistere i propri clienti nelle trattative e nella conclusione di tali contratti e licenze. In sede internazionale, le estese conoscenze linguistiche dei propri componenti, la trentennale esperienza accumulata e la conoscenza approfondita della mentalità e delle abitudini dei negoziatori esteri consentono trattative spedite e proficue.

Fra i tipi di contratti di nostra pertinenza annoveriamo anche i contratti di franchising, merchandising, riproduzione di opere artistiche e/o letterarie, distribuzione di prodotti, rappresentanza o agenzia.

Naturalmente lo studio si occupa anche della annotazione o trascrizione di tali contratti presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’Ufficio Comunitario di Alicante, o altra amministrazione preposta, che è necessario effettuare affinché valgano anche nei confronti dei terzi, come pure delle modifiche di indirizzo o denominazione della società.

ASSISTENZA TECNICO-LEGALE IN CONTROVERSIE E CAUSE

Strategia e tattica unite all’esperienza
L’esperienza dimostra che il successo di un brevetto, modello di utilità, modello o disegno registrato, così come di un marchio si misura anche dalla probabilità che terzi ne imitino o addirittura copino il soggetto, consapevolmente o meno.

Altre controversie e cause possono nascere dal mancato rispetto di clausole contrattuali, specialmente nel caso di licenze d’uso, oppure sulla proprietà o disponibilità del titolo e così via.

Il nostro studio ha le persone competenti e l’organizzazione necessaria per assistere i propri clienti nel caso di una controversia o causa nel settore della proprietà industriale, agendo direttamente per l’aspetto tecnico o pratico e affidando la parte giuridica di volta in volta al legale più adatto, scelto comunque tra specialisti di questo campo, ma tenendo conto delle peculiarità del caso specifico, come il foro competente e l’importanza economica della questione.

Il nostro ufficio ha una vasta esperienza in tutte le fasi correlate con una vertenza giudiziaria o extragiudiziaria e le perizie e i sopralluoghi tecnici vengono eseguiti dallo staff competente.
Nella risoluzione di controversie mediante arbitrato nazionale e internazionale, è nostra cura assistere con la massima competenza il cliente per raggiungere un risultato soddisfacente e una definizione il più possibile equa dell’arbitrato.